Je slogan beschermen via het merkenrecht [case]

Het is fijn als je een slogan ‘voor jezelf kunt houden’. Zeker als de concurrentie moordend is in jouw branche. Je kunt je vast nog wel de commotie rond ‘Zo. Nu eerst een Bavaria’ herinneren. De poging van Bavaria om die slogan voor zichzelf te houden op grond van het auteursrecht slaagde bij de lagere rechter, maar sneuvelde in hoger beroep. Ook worden vaak pogingen gedaan via het merkenrecht, zoals in de case die nu volgt.

Ruzie over gebruik van ‘ik wil van mijn auto af’ ®

Er is ruzie tussen twee platforms voor verkoop van tweedehands auto’s, die kennelijk nog steeds niet is afgerond als ik het merkenregister bekijk. Het gaat om Dealerdirect (ikwilvanmijnautoaf(.nl)) tegen Wijkopenauto’s (wijkopenautos.nl).

Dealerdirect gebruikt ‘ik wil van mijn auto af’ sinds pak ‘m beet 2006. Wijkopenauto’s ging die woorden in 2014 op haar site gebruiken, een doorn in het oog van Dealerdirect. Dat bedrijf heeft in 2017 de slogan ‘IK WIL VAN MIJN AUTO AF’ gedeponeerd als woordmerk.

2018: merk ‘ik wil van mijn auto af’ geldig, concurrent moet stoppen met die tekst

In 2018 startte Dealerdirect een kort geding vanwege merkinbreuk. Wijkopenauto’s had als verweer dat het merk volledig beschrijvend en dus nietig is. Zo kan een slager ook niet ‘slager’ monopoliseren door het als merk te registreren.

Daarom had Wijkopenauto’s al een procedure gestart bij het Benelux-merkenbureau om het merk te laten vernietigen. De kortgedingrechter wilde van nietigheid niets weten. Hij mag pas uitgaan van nietigheid, als het vrij zeker is dat het Beneluxbureau het merk zal vernietigen. Zo zeker was dat niet, aldus de rechter. Bij inschrijving vindt er namelijk ook al een beoordeling plaats door het Beneluxbureau.

Daarnaast waren de beschrijvende bewoordingen sinds het begin van het gebruik in 2006 zo vaak gebruikt, dat het publiek het volgens de rechter wel zag als een merk. En dan kunnen woorden die gewoonlijk geen merk kunnen zijn, tòch als merk geregistreerd worden. Juristen noemen dat verschijnsel ‘inburgering’.

Voor het beoordelen van allerlei marktonderzoeken over wel of geen inburgering was in een kort geding geen tijd. Dus ging de rechter uit van een geldig merk. En inbreuk op dat merk was er ook: er was verwarringsgevaar. De gemiddelde internetter zou toch wel kunnen denken dat de een iets met de ander te maken had. Dus Wijkopenauto’s moest stoppen met de tekst ‘ik wil van mijn auto af’.

2019: merk ‘ikwilvanmijnautoaf’ niet geldig, concurrent mag doorgaan?

Intussen ging de procedure bij het Beneluxbureau gewoon verder. In 2019 kwam daar uitspraak in. De twee concurrenten waren het wel met elkaar eens dat ‘ik wil van mijn auto af’ gewoonlijk niet geschikt is als merk. Het ging dus alleen nog over de vraag: ‘was dit merk ‘ingeburgerd’ toen het werd gedeponeerd?’.

Dat kun je eigenlijk alleen aantonen met grondig marktonderzoek. Daarbij mag de onderzoeker niet sturen. Beide partijen hadden marktonderzoeken ingediend:

• Marktonderzoek 1 ging de kliko in omdat het alleen op Nederland gericht was, terwijl het om een Beneluxmerk gaat en men in Vlaanderen ook Nederlands spreekt.
• Marktonderzoeken 2 en 3 – beiden van (iets) ná de depotdatum, en alleen onder mensen met een rijbewijs – leidden tot een maximale ‘geholpen herkenning’ van 48%. Dat is gewoon niet genoeg.

Het merk moest dus worden doorgehaald volgens het Beneluxbureau.

Wie de vragen van alle marktonderzoeken heeft opgesteld en of die vragen vooraf zijn gecontroleerd, blijkt helaas niet uit het besluit van het bureau. Voor een deel tastte die ook in het duister.

Het merk is op het moment van het schrijven van dit stuk nog niet doorgehaald. Dat betekent vrijwel zeker dat men nog ‘aan het hoger beroepen is’. Maar ik vrees het ergste voor Dealerdirect, omdat nú nog een perfect marktonderzoek laten doen dat een hogere score geeft, te laat is. Je kunt namelijk een paar jaar later niet meer vragen waar de geïnterviewden in 2017 aan gedacht zóuden hebben bij de slogan ‘ikwilvanmijnautoaf’.

2020: slogan-woordmerk wordt slogan-beeldmerk. Helpt dat? Nee!

Ik vermoed dat Dealerdirect zelf ook het ergste vreest. In april 2020 heeft ze haar slogan dan maar in een logo verpakt en dat als beeldmerk gedeponeerd.

Maar dat zal Dealerdirect niet helpen. Rechters hebben al zo vaak gezegd dat je de woorden van iets dat geen woordmerk kan zijn, niet via de achterdeur van het toevoegen van een plaatje alsnog kunt beschermen. Waarschijnlijk heeft de rechterlijke macht inmiddels zelfs een tekstblok gemaakt van die afwijzingsgrond.

Schadevergoeding merkinbreuk slogan?

Wat moet jij als marketeer of jouw klant nou met deze informatie? Moraal van dit verhaal: spring niet gelijk in de houding (en in de stress) als de ‘eigenaar’ van een beschrijvende slogan ‘merkinbreuk’ en ‘schadevergoeding’ roept.

Zoek wel direct een gespecialiseerde advocaat, die punten zoals die waarop Dealerdirect onderuit ging direct weet ‘aan te prikken’. De vraagstelling in marktonderzoeken is altijd dankbaar onderwerp om op te schieten, zoals ook hier het geval was.

Slogan beschermen = marktonderzoek doen

Als je aan de andere kant staat en je je ‘ingeburgerde’ beschrijvende slogan als merk wil registreren, doe dat marktonderzoek dan vóór het depot. Een marktonderzoek is een kostbare grap, dus als je het doet, doe het dan goed. Een beetje rechter of advocaat maakt er anders gehakt van. En dan zijn én het marktonderzoek én het depot én de kosten van de procedure weggegooid geld. Sterker nog, de verliezer mag dan ook de rekening van de ander betalen.